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中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引(2017)

王律师辉2019-09-14 11:08:19
指引
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中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引(2017)

特别说明,本书所收录的律师业务指引仅仅是对律师执业活动的参考和提示,不能以此作为判定律师执业是否尽职合规的依据,更不能作为追究律师责任的依据。详见《中华全国律师协会律师业务操作指引②》2013年6月出版

目录

总则 

第一章专利侵权类型 

第一节具体侵权行为 

第二节专利权间接侵权 

第二章专利权利要求的解释 

第一节权利要求的概念 

第二节权利要求的类型 

第三节权利要求的解释主体 

第四节权利要求的解释规则 

第五节禁止反悔原则 

第三章发明、实用新型专利侵权判定 

第一节侵权判定的比较对象 

第二节专利权利要求的技术特征分解 

第三节被诉侵权技术方案的技术特征分解 

第四节相同侵权 

第五节等同侵权 

第四章外观设计专利侵权判定 

第一节外观设计专利权的保护范围 

第二节如何确定产品种类相同或相近 

第三节如何判断设计相同或者相近似 

第五章专利侵权抗辩 

第一节被诉侵权技术方案或设计未落入专利保护范围抗辩 

第二节禁止反悔抗辩 

第三节现有技术或现有设计抗辩 

第四节不承担赔偿责任抗辩 

第五节不承担赔礼道歉、消除影响责任抗辩 

第六节诉讼时效抗辩 

第七节专利权效力抗辩 

第八节不视为侵犯专利权抗辩 

第六章专利侵权损害赔偿 

第一节赔偿的计算 

第二节法定赔偿 

第三节合理开支 

第四节侵权赔偿的其他考虑因素 

第七章专利侵权诉讼程序 

第一节专利权利人 

第二节诉前禁令和诉前证据保全、财产保全 

第三节专利侵权案件的管辖 

第四节证据及举证 

第五节技术鉴定与专家证人 

第八章确认不侵犯专利权诉讼 

第一节起诉条件 

第二节诉讼管辖

第三节反诉 

第四节审理程序及注意事项 

第九章专利权行政保护 

第一节专利侵权的行政处理 

第二节专利权海关保护 

附则 

总则

第1条为提高律师办理专利侵权业务的能力,指导律师规范相关代理行为,中华全国律师协会在总结律师办理专利侵权业务服务经验的基础上,组织编写了此操作指引。

第2条本指引仅供律师在办理专利侵权业务时参考,不具有法律约束力,也不建议律师在正式法律文件中引用。律师参考本指引为委托人提供法律服务所产生的一切风险由该律师及其所属的律师事务所承担,本指引对此类风险不构成任何明示或默示的担保。

第3条侵犯专利权行为的法律处理,是专利权保护和运用的重要内容,也是平衡专利权人利益与社会公共利益的重要途径。

第4条专利侵权业务对于承办律师的法律技能、专利知识、技术知识都有比较高的要求,是专业性非常强的一项法律业务。

第5条建议没有相应专利知识及技术背景的律师在办理专利侵权业务时,寻求有关专业人员或技术专家的协助,以深刻了解专利的技术内容。


第一章

专利侵权类型

〖1*7〗第一节具体侵权行为

第6条侵犯发明或实用新型专利权:

6.1侵犯发明专利权:

发明专利权被授予后,除《专利法》另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品,即侵犯发明专利权。

6.2侵犯实用新型专利权:

实用新型专利权被授予后,除《专利法》另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,即侵犯实用新型专利权。

6.3上述“《专利法》另有规定”,是指《专利法》第14条关于国有企业事业单位的发明专利推广应用的规定、第48条至第51条关于专利实施的强制许可的规定。

第7条侵犯外观设计专利权:

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品,即侵犯外观设计专利权。

第8条共同侵权:

二人以上共同实施专利侵权行为的,应当承担连带侵权责任。

两个以上侵权人之间在实施专利侵权行为中存在分工合作的,应当认定为共同侵权人。

第9条制造专利产品:

9.1制造专利产品是指制造者为生产经营目的制作出具有发明专利或实用新型专利某一项权利要求之全部技术特征的产品;或者制作出采用外观设计专利所表示的设计方案的产品。

    9.2将产品部件组装成专利产品的行为,属于制造专利产品。

第10条使用专利产品:

10.1使用专利产品是指使用者为生产经营目的利用专利产品,使专利产品的功能得以应用。

10.2将发明或者实用新型专利产品作为零部件制造另一产品的,属于使用专利产品的行为。

第11条许诺销售专利产品:

是指许诺销售者为生产经营目的以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售专利产品的意思表示。

第12条销售专利产品:

12.1销售专利产品是指销售者为生产经营目的将专利产品的所有权有偿转移给产品购买者的行为。

12.2销售以发明或者实用新型专利产品作为零部件生产的另一产品的,属于销售专利产品的行为。

12.3将外观设计专利产品作为零部件,制造另一产品并销售的,属于销售专利产品的行为,但该外观设计专利产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

第13条进口专利产品:

13.1进口专利产品是指进口者为生产经营目的将专利产品从境外越过国境运入境内的行为。

13.2将专利产品进口到保税区内,视为进口专利产品。

第14条使用专利方法:

使用专利方法是指方法使用者为生产经营目的实现发明专利权利要求所记载的方法技术方案的行为。

第15条使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品:

15.1指为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法获得的原始产品。

15.2将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,属于使用依照专利方法直接获得的产品的行为。

第二节专利权间接侵权

说明:在专利侵权法律领域,专利间接侵权行为被长期关注,但目前专利法及司法解释中对此尚无相关规定。考虑到实务中的需要,本节内容对目前实践中的专利间接侵权问题进行了总结,旨在提示承办律师在实际业务中涉及相关问题时作出适当的分析和应对。在专利间接侵权行为认定尚无立法依据的情况下,目前可通过共同侵权理论规制本节述及的间接侵权行为。

第16条专利权间接侵权,指行为人故意教唆、帮助他人实施侵犯专利权的行为,应当与侵权人承担连带侵权责任。

第17条专利权间接侵权的构成要件:

17.1间接侵权人在主观上应当具有教唆、帮助他人侵犯专利权的故意。此处的故意是指行为人明知其教唆、帮助行为必然导致他人专利侵权行为的发生。

17.2间接侵权的认定一般应以专利权直接侵权的发生为前提,在没有直接侵权行为发生的情况下,一般不构成间接侵权。

17.3间接侵权涉及的对象仅限于专用品而非通用品。专用品是指只能专门用于实施专利产品或专利方法的关键部件、设备或者中间产品,这些关键部件、设备或者中间产品除用于实施专利外并无其他用途。

第18条专利间接侵权的表现形式:

18.1故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利产品的关键部件。该关键部件是指专利产品中能体现专利创造性技术特征的主要部件,该部件可以被其他经营者为生产经营目的用作制造专利产品。

18.2故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于制造专利产品的模具。

18.3故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利方法的机器设备或中间产品。

18.4生产专门用于制备组合物专利产品的关键成分。

18.5未经专利权人许可,违法许可第三人实施他人专利技术。

18.6其他教唆或帮助他人侵犯专利权的行为。

第二章

专利权利要求的解释

权利要求书是记载发明或者实用新型保护范围的法律文件,律师办理发明或实用新型专利侵权业务时,首先需要做的工作,就是对涉案专利的权利要求进行正确的理解和解释。

第一节权利要求的概念

第19条权利要求书是一件发明或者实用新型专利申请时必须提交的法律文件。但具有法律效力的,是在专利公告授权时公开的文本,而非在申请过程中公开的文本。

第20条权利要求是发明和实用新型专利的核心内容,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。对于律师来说,准确无误地理解权利要求是代理专利侵权案件的基本要求。

第21条一份权利要求书中应当至少包括一项独立权利要求,还可以包括从属权利要求。

21.1当有两项或者两项以上独立权利要求时,写在最前面的独立权利要求被称为第一独立权利要求,其他独立权利要求称为并列独立权利要求。

21.2如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求。

第22条独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。在一件专利的权利要求书中,独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。

第23条由于从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定,所以其保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内。从属权利要求中的附加技术特征,可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征。

第24条需要注意的是,有时并列的独立权利要求,也会引用在前的独立权利要求。例如, “一种实施权利要求1的方法的装置……”,“一种制造权利要求1的产品的方法……”,“一种包含权利要求1的部件的设备……”,“与权利要求1的插座相配合的插头……”,等等。这种引用其他独立权利要求的权利要求是并列的独立权利要求,而不能被看做是从属权利要求。

第25条在某些情况下,形式上包括引用部分的权利要求,实质上不一定是从属权利要求。例如,独立权利要求1为:“包括特征X的机床”。在后的另一项权利要求为: “根据权利要求1所述的机床,其特征在于用特征Y代替特征X”。在这种情况下,后一权利要求也是独立权利要求。

第二节权利要求的类型

第26条权利要求可以分为产品权利要求和方法权利要求。

第27条产品权利要求记载的是针对物品、装置、设备、材料、工具、系统等实物的技术特征,描述各个技术特征之间的位置关系、结构关系、动作关系、传递关系、组分关系等。比如,权利要求为“一种3D打印系统”,或者“一种LED路灯”、“一种治疗鼻炎的药物”,等等。

第28条方法权利要求记载的是包括时间、步骤等时序性质的技术特征,描述各个技术特征之间的时间关系、步骤关系、用途关系等,包括制造方法、使用方法、处理方法、通讯方法、特定用途等。比如,权利要求为“一种LED芯片的制造方法”,或者“一种计算机汉字编码输入法”,等等。

第三节权利要求的解释主体

第29条在实践中,对权利要求进行解释的主体一般有:专利权人、被诉侵权人、专利审查授权部门、法官。

第30条对于专利权人而言,在其取得专利后,都倾向于将权利要求的保护范围解释得大一些;对被诉侵权人而言,其更希望能将权利要求的保护范围解释得尽可能小而窄;至于专利审查授权部门,在审查授权程序中倾向于将权利要求解释的范围最大,以便与现有技术相比对,判断专利申请的新颖性与创造性。

第31条在侵权诉讼程序中,权利要求书是判断专利保护范围的法律文件,其内容既有技术属性也有法律属性,但更侧重于权利边界的法律界定,因此应当由法官解释。

第32条法官在解释权利要求的过程中,可以通过专家咨询、技术鉴定、技术辅助人、专家证人等多种方式获得参考意见。但是,法官不能将解释权利要求的权力转移给其他人员行使。

第四节权利要求的解释规则

第33条权利人一般应当以保护范围最大的独立权利要求确定专利权保护范围。如果权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,则应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征,确定专利权的保护范围。

第34条在解释权利要求时,首先应当假定权利要求中的用词符合语言规范,且使用了词语在该技术领域中的通常和习惯含义。在此前提下,再看权利要求的解释是否清晰、完整地反映了专利的全部技术方案。

第35条说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分,其与权利要求的关系最为密切,通常是澄清争议用语的最佳指南。无论权利要求中的用词是否规范、清晰,在解释时都需要认真研究说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求,依文字的通常和习惯含义进行理解并判断是否存在相互冲突或不一致的地方。如果存在此种冲突或不一致,则应当以说明书及附图中所载明的含义解释权利要求的相关内容。

第36条说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。在说明书对权利要求的用语无特别界定时,一般应根据本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释,不能简单地将该用语的含义限缩为说明书给出的某一具体实施方式体现的内容。

第37条如果专利权利要求或说明书中出现明显笔误,应依实际情况予以正确解释。如果权利要求书等有关表述产生歧义, 不能直接得出具体、确定、唯一的解释的, 应当依据所属领域的技术人员通过阅读权利要求书和说明书及附图, 对实现要求保护的技术方案得出具体、确定、唯一的解释, 以达到确定该专利保护范围的目的。

第38条在参考说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求进行解释仍存在模糊不清的情况下,则需要引用专利申请、审查、复审、无效宣告等程序中的专利档案对权利要求进行解释。

第39条如依上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释,还可以借助于专家证言、发明人陈述、词典、论文等外部证据对相关词汇进行解释。

第40条对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。

第41条对于一件专利中的多项权利要求, 应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围, 每一项权利要求均不是多余的。因此, 对任何一项权利要求, 均不应以该权利要求相对于其他权利要求为多余的方式解释该权利要求。

第42条需要注意的是,如果权利要求采用了上位概念的词汇,而说明书及附图中公开的是下位概念的技术方案,则不能将权利要求中的上位概念解释为说明书中的下位概念。

第43条还需要注意的是,说明书及附图主要用于清楚、完整地描述专利技术方案,使本领域技术人员能够理解和实施该专利。而教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供实施例,但实施例只是发明的例示,因为专利法不要求也不可能要求说明书列举实施发明的所有具体方式。因此,运用说明书及附图解释权利要求时,不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围,否则,就会不合理地限制专利权的保护范围,有违鼓励发明创造的立法本意。

第44条无论按照何种方式对权利要求进行解释,要注意的是所有这些工作只是在解释权利要求,而非在改写权利要求,不能脱离权利要求的文字记载扩大或缩小权利要求的保护范围。

第45条对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中依法不能将其纳入专利权保护范围。

第五节禁止反悔原则

第46条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在专利侵权纠纷中不应当再将其纳入专利权保护范围。

第47条无论专利权人是自己主动修改、限定或者放弃技术方案,还是应审查员的要求而修改、限定或放弃,也不论与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信,都不影响修改、限定或者放弃所产生的禁止反悔的法律后果。

第48条对禁止反悔原则,司法实践中通常由被诉侵权人以抗辩权的形式提出。

在认定是否构成等同侵权时,即使被诉侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。

第三章

发明、实用新型专利侵权判定

〖1*7〗第一节侵权判定的比较对象

第49条侵权判定时,应当将被诉侵权技术方案(在非诉讼程序中,可称为被控侵权技术方案,下同)与原告主张的专利权利要求进行比对,判断是否落入专利的保护范围。

第50条在被诉侵权技术方案也申请了专利的情况下,不能简单地将两份专利文件所披露的技术方案进行比对,更不能将两者的权利要求进行比对。

第51条在专利权人已经实施专利的情况下,实施专利所获得的产品在必要时可以帮助理解专利权利要求,但不得将专利产品与被诉侵权技术方案进行比对。

第52条需要注意的是,在进行侵权判定时,一定要按照获得授权的专利权利要求进行比对;经过无效宣告程序被无效部分权利要求或者修改权利要求的,则应当以无效宣告后维持有效的权利要求进行比对,尤其注意不得以专利申请文件进行比对。

第二节专利权利要求的技术特征分解

第53条在对专利权利要求进行解释的过程中,还需要对据以要求保护的权利要求所记载的技术方案进行技术特征分解。

第54条技术方案是指对要解决的技术问题所采取的利用自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征体现的。技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系。

第55条对于产品权利要求来说,技术特征是产品的各个组成要素以及这些要素之间的结构关系、连接关系、配比关系等。在进行特征分解时,并不需要将各个组成要素都单独列为一项技术特征,而应当按照权利要求的文字描述以及各个组成要素所实现的技术功能、产生的技术效果等因素综合判断。

第56条对于方法权利要求而言,技术特征是方法的各个步骤以及步骤之间的时序关系。在进行技术特征分解时,应当按照权利要求的文字描述及各步骤所产生的技术功能、效果进行判断。

第57条技术特征的分解一定要以权利要求为基础,不能脱离权利要求的文字描述,不能增加、减少任何文字或技术要素,不能改变任何文字、组成要素或其相互关系。

第三节被诉侵权技术方案的技术特征分解

第58条对于涉及产品结构的被诉侵权技术方案,应当认真分析其技术方案以及各个结构部件,在充分、准确理解各结构部件及部件之间的组合关系、结构关系、连接关系的基础上,参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。

第59条对于涉及产品配方的被诉侵权技术方案,应当科学、精确分析其各个组分及其配比,必要时可以通过技术鉴定来确定。确定后,参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。

第60条对于涉及生产工艺、流程的被诉侵权技术方案,应当仔细分析其具体生产流程、处理流程,准确界定各个环节的功能、与其他环节的时序关系,然后参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。

第61条对于涉及产品新用途的被诉侵权技术方案,应当对产品的相同性、用途的一致性分别进行分析,在此基础上参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。

第62条在被诉侵权技术方案也申请了专利的情况下,不应按照其申请专利的权利要求进行特征分解,而仍应参照要求保护的专利权利要求的分解方法,进行对应分解,否则非常容易得出错误的结论。

第四节相 同 侵 权

第63条在专利权利要求的技术特征以及被诉侵权技术方案的技术特征都进行分解后,就可以进行技术特征的比对,以判断是否落入专利保护范围。在判断时,首先应当遵循的原则就是全面覆盖原则。

第64条全面覆盖原则要求采用技术特征一一对应的对比方式,即被诉侵权技术方案应当包含了专利权利要求的全部技术特征,当两者一一对应且相对应的技术特征之间完全相同时,就可以判定被诉侵权技术方案落入了专利的保护范围。 如果被诉侵权技术方案缺少专利权利要求所记载的一个或多个技术特征,即没有全面覆盖,这时被诉侵权技术方案就没有落入专利的保护范围。

第65条如果被诉侵权技术方案除了包含专利权利要求的全部技术特征外,还含有其他一个或多个技术特征,则这些其他技术特征的存在并不影响专利侵权的成立。

第66条对于组合物专利来说,即使比对结果是被诉侵权技术方案包含了专利权利要求的全部组分,也还要分别不同情况判断:在专利权利要求是开放式的情况下,被诉侵权技术方案即使多出部分组分,也可能落入专利保护范围;但在专利权利要求是封闭式的情况下,如被诉侵权技术方案多出部分组分,则不落入专利保护范围。

第67条如果专利权利要求中的某项技术特征采用了上位概念,而被诉侵权技术方案的相应技术特征采用了下位概念,则两者仍属于相同。

第五节等 同 侵 权

第68条在进行技术特征一一对应的比对后,如果被诉侵权技术方案的某项技术特征与专利的相应技术特征虽然不相同,但是被诉侵权技术方案的该项技术特征与专利技术特征相比,采用了基本相同的手段,实现了基本相同的功能,达到了基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到,则该项技术特征与专利的相应技术特征构成等同。此时,被诉侵权技术方案也落入专利的保护范围,构成等同侵权。

第69条在适用等同原则时,应当以侵权行为发生时的技术水平和普通技术人员的知识水平来判断是否构成等同,而不能依据专利申请日或者授权日来判断。

第70条对于通过禁止反悔原则已经被排除在专利权保护范围之外的技术特征,在适用等同原则时不能重新纳入专利权保护范围。

第71条等同原则仅适用于技术特征之间的对比判断,不应当将专利技术方案与被诉侵权技术方案进行整体等同判断,不应当得出两个技术方案整体等同的结论。

第72条对于是否可以将部分技术特征进行组合然后再进行等同判断,需要看这些技术特征是否组合才能够实现特定的技术功能与技术效果,否则不能进行这种组合判断。

第四章

外观设计专利侵权判定

〖1*7〗第一节外观设计专利权的保护范围

第73条外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

第74条简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途以及外观设计的设计要点,并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。简要说明对于确定外观设计专利的保护范围具有重要的参考价值。

第75条对于未请求保护色彩的外观设计专利,其保护范围限定于产品的形状、图案以及两者的结合,不考虑色彩的因素。而对于请求保护色彩的外观设计专利,则保护范围限定于带有特定色彩的形状、图案及两者的结合。

第76条在确定外观设计专利的保护范围时,应当注意考虑申请日以前已经存在的现有设计的影响。

第77条对于一般消费者从产品外部无法用视觉直接观察到的产品内部结构,应当排除在外观设计专利的保护范围之外。但对于外表使用透明材料的产品而言,通过人的视觉能观察到其透明部分以内的形状、图案和色彩,应当视为该产品的外观设计的一部分。

第78条对于产品中不是为了美感而是因为技术功能、技术效果而决定的外观设计内容,应当排除在外观设计专利的保护范围之外。

第79条产品尺寸的放大或者缩小并不会改变产品的外观设计内容,因此,外观设计的保护范围并不包括产品的尺寸。

第二节如何确定产品种类相同或相近

第80条在进行侵权对比时,首先需要判断的就是被诉侵权设计的产品与外观设计专利的产品是否属于相同或相近种类的产品。如果两者不属于相同或相近种类的产品,即使两者外观完全一致,也不能认定构成侵权。

第81条确定产品种类时不能仅仅依据外观设计专利申请时的类别,还应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

第82条相同种类的产品是指用途完全相同的产品。例如机械表和电子表尽管内部结构不同,但是它们的用途是相同的,所以属于相同种类的产品。

第83条相近种类的产品是指用途相近的产品。例如,玩具和小摆设的用途是相近的,两者属于相近种类的产品。应当注意的是,当产品具有多种用途时,如果其中部分用途相同,而其他用途不同,则二者应属于相近种类的产品。如带MP3的手表与手表都具有计时的用途,二者属于相近种类的产品。

第84条对于被诉侵权设计也申请了外观设计专利的情况下,即使其分类与专利的分类不同,也不能简单认为两者种类不相同或不相近,还是应当考虑本节第81条所列的各种因素综合判断。

第三节如何判断设计相同或者相近似

第85条在进行外观设计相同或者相近似的判断时,应当基于一般消费者的知识水平和认知能力进行判断。

第86条一般消费者应当具备下列特点:

86.1对专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。例如,对于汽车,其一般消费者应当对市场上销售的汽车以及诸如大众媒体中常见的汽车广告中所披露的信息等有所了解。常用设计手法包括设计的转用、拼合、替换等类型。

86.2对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

第87条不同种类的产品具有不同的消费者群体,应当按照特定产品的功能、用途、销售方式、使用方式等多种因素确定其一般消费者,尤其应当考虑外观设计的美感这一要素所面向的消费群体。

第88条需要说明的是,一般消费者是一个抽象的人。在具体界定一般消费者的知识水平和认知能力时,必须要针对具体的外观设计产品,考虑该外观设计产品的相同和相近种类产品的购买者和使用者群体。

第89条在判断外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。如整体视觉效果上无差异的,应当认定两者相同;如整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

第90条下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:

(1) 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;

(2) 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

第91条直接观察是指在进行授权外观设计与被诉侵权设计对比时,应当通过视觉进行观察,不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者技术手段进行比较,不能由视觉直接分辨的部分或者要素不能作为判断的依据。例如,有些纺织品用视觉观看其形状、图案和色彩是相同的,但在放大镜下观察,其纹路有很大的不同。

第92条整体视觉效果是整体观察、综合判断的结果。整体观察、综合判断,是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断外观设计专利与被诉侵权设计的视觉效果是否具有明显区别。在判断时,一般消费者对于外观设计专利与被诉侵权设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注,并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。

第93条外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响,不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。因此,在进行对比判断时,不能简单地将授权外观设计专利简要说明中的设计要点单独与被诉侵权设计的相同部位进行对比,进行所谓的要部判断。这样的对比方式违反了整体观察、综合判断的原则。

第94条如果被诉侵权设计与授权外观设计专利相比,仅进行了常用材料的替换,或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同,而未导致产品外观设计的变化,则二者仍属于相同的外观设计。

第95条如果被诉侵权设计与授权外观设计专利相比,仅有下列区别的,则二者在整体视觉效果上无实质性差异,应当认定二者属于近似的外观设计:

95.1其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异,例如,百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同;

95.2其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位,但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人注目的视觉效果的情况除外;

95.3其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素,例如,将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体;

95.4其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化,例如,将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减;

95.5其区别在于互为镜像对称。

第五章

专利侵权抗辩

第96条专利侵权抗辩事由,是指被诉侵权人用以对抗、否定专利权人或利害关系人专利侵权指控和诉求的事由,包括抗辩不构成专利侵权的事由以及抗辩不应承担权利人所主张侵权责任的事由。专利侵权抗辩通常出现在专利侵权民事诉讼中,也可以运用在非诉讼的侵权指控交涉中。

第一节被诉侵权技术方案或设计未落入专利保护范围抗辩

第97条被诉侵权技术方案或设计未落入专利保护范围抗辩,通常也称为“不侵权抗辩”,是专利侵权诉讼中最常用也是最先需要审查的抗辩事由。

第98条被诉侵权技术方案的技术特征与发明或者实用新型权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,应当认定其没有落入专利权的保护范围,不构成侵权。

第99条被诉侵权设计与外观设计专利产品相比,不构成相同或者相近种类产品,或者未采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,不构成外观设计专利侵权。

第二节禁止反悔抗辩

第100条在专利侵权诉讼中,权利人依据专利权人在专利授权程序或者无效宣告程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,指控他人侵犯专利权的,不应得到法律的支持,被诉侵权人可以提出禁止反悔抗辩。

第101条在专利侵权诉讼中,人民法院通常不主动调取专利授权程序或无效宣告程序中的专利档案。

第102条承办律师在办理专利侵权业务中有必要了解涉案专利授权和无效宣告程序中的情况和证据,尤其是在当事人对权利要求的保护范围或技术特征的等同认定存在较大争议的情况下。

第三节现有技术或现有设计抗辩

第103条现有技术或现有设计抗辩,指在专利侵权纠纷中,被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

第104条在被诉侵权人主张现有技术抗辩的情况下,应当是将被诉侵权的技术方案与现有技术的技术方案进行比对。

第105条现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术;现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第106条被诉侵权技术方案或设计属于现有技术或现有设计的认定:

106.1被诉侵权技术属于现有技术,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异;

106.2被诉侵权设计属于现有设计,是指被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异。 

第107条承办律师应当注意,通常情况下,被诉侵权人会在被诉侵权技术方案或设计已落入或很可能落入原告专利保护范围的情况下,才会提出现有技术抗辩。但这并不意味着被告提出的现有技术证据需要足以否定原告专利的有效性,只要被告证明其被诉侵权技术方案或设计属于现有技术或设计,该抗辩即可成立。

第108条专利侵权诉讼中的抵触申请问题:

 108.1抵触申请是指由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出,并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件;或者在申请日以前任何单位或者个人向专利局提出,并且在申请日以后(含申请日) 公告的同样的外观设计专利申请。

108.2抵触申请不构成现有技术,不能作为现有技术抗辩的证据使用。

108.3目前专利侵权审判实践中出现的将抵触申请参考适用或类推适用现有技术抗辩的观点,存在较大争议,尚处于个案探讨阶段。在有进一步相关立法或司法解释出台前,不建议将抵触申请作为普遍运用的抗辩事由。

108.4在专利侵权诉讼中,被诉侵权人如果收集到构成原告专利抵触申请的证据,可以另行提起专利权无效宣告请求,也可依此迫使原告撤诉或放弃诉讼请求。

第四节不承担赔偿责任抗辩

第109条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权技术方案,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

本抗辩事由仅适用于被诉侵权人为侵权技术方案使用者(仅指发明或实用新型)、许诺销售者或销售者的情况。

第110条本节前条中“不知道是未经专利权人许可”,包括不应知道和应知而实际未知的情况。

 110.1权利人向被诉侵权人发送侵权警告函、律师函等行为,足以使被诉侵权人认识并辨别被诉产品可能构成专利侵权的,被诉侵权人继续使用、许诺销售或者销售侵权技术方案,应认定为“知道”。

 110.2在权利人已经针对被诉侵权人提起诉讼或申请侵权行政处理后,被诉侵权人继续使用、许诺销售或者销售侵权技术方案的,应认定为“知道”。

第111条本节前条中“产品合法来源”,是指侵权技术方案系使用者、许诺销售者或销售者通过合法商业途径获得。通常应当提供合同、交货凭证、付款凭证等证据予以证明。

第112条承办律师应当审查,用以证明“产品合法来源”的证据与被诉侵权技术方案之间是否具有关联性,是否足以证明被诉侵权技术方案(特别是权利人已采取措施固定并提交法院的产品)的真实来源。

第五节不承担赔礼道歉、消除影响责任抗辩

第113条作为民事责任形式的赔礼道歉与消除影响,主要是针对人格权益或商业信誉受到损害时的一种责任承担方式。专利侵权主要是财产利益的损害,一般不适用赔礼道歉、消除影响的民事责任。

第114条权利人在诉讼中提出赔礼道歉、消除影响等请求的,如其没有提交证明自己人格权益或商业信誉因专利侵权而遭受损害的证据,则该请求事项不应得到支持。

第六节诉讼时效抗辩

第115条如果有证据证明权利人怠于行使权利,超过法定诉讼时效提起专利侵权诉讼的,被诉侵权人可以主张诉讼时效抗辩。代理律师应当注意收集和审查诉讼时效起算、中止、中断等方面的证据和事实。

第116条侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人向专利管理机关提出保护其专利权利的请求,诉讼时效从提出请求之日起中断。

第117条权利人超过2年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,则在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。

第118条发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算。但是,专利权人于专利权授予之日前即已经知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。

第七节专利权效力抗辩

第119条专利权效力抗辩,是指被诉侵权人提出涉案专利权不具有合法效力的抗辩,包括在侵权诉讼中被诉侵权人针对涉案专利提起专利权无效宣告请求导致专利被宣告无效的情况。

第120条专利权的生效、终止或无效

120.1发明、实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。发明专利权的保护期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为10年,均自申请日起计算。

120.2在法定期限届满前,专利权可以因为没有按照规定缴纳年费或者专利权人以书面声明放弃等原因而终止。

120.3专利被授权后,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效,从而导致专利全部或部分无效。

第121条专利权的法律状态以专利登记簿的记载为准。专利证书、专利年费收据等均不能直接证明专利权的法律状态。

第122条代理律师应该审查权利人据以指控侵权的专利权的有效性,判断是否存在专利权终止或无效的情况。

第123条专利侵权诉讼的被诉侵权人可以组织证据和理由,针对涉案专利向专利复审委员会提起专利权无效宣告请求。

123.1提起专利权无效宣告请求并非是一项侵权诉讼中的抗辩事由,侵权案件受理法院不会对专利权无效宣告请求的理由和证据进行审理。

123.2根据专利无效请求的理由和证据情况,侵权案件审理法院可以决定中止侵权案件的审理,等待专利无效宣告的结果生效后再恢复审理。

123.3权利人据以指控侵权的权利要求在专利无效程序中被宣告无效后,在权利人不撤诉的情况下,人民法院会驳回其诉讼请求。

第124条承办律师可以根据提出专利权无效宣告的理由和证据情况,向侵权案件受理法院提出侵权案件应当中止审理或不中止审理的请求和理由。

第八节不视为侵犯专利权抗辩

第125条权利用尽抗辩

权利用尽抗辩是指专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,被诉侵权人使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。

第126条被诉侵权人应当提交其使用、许诺销售、销售、进口的专利产品来源于专利权人或者经其许可的单位、个人销售的证据。

第127条默示许可抗辩

127.1方法专利的专利权人制造或者允许他人制造了专门用于实施其专利方法的设备售出后,使用该设备实施方法专利的行为,应视为得到了专利权人的许可,即默示许可。

127.2专门用于实施专利方法的设备是指除用于实施该专利方法外并无其他用途。

第128条先用权抗辩

先用权抗辩是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。

128.1“已经做好制造、使用的必要准备”包括:

128.1.1已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;

128.1.2已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

128.2“原有范围”包括,专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产设备可以达到的生产规模。

第129条被诉侵权人不得以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩。

第130条先用权人在专利申请日后将其已经实施或做好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,则不属于在原有范围内继续实施。但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

第131条临时过境抗辩

临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

第132条科研目的抗辩

专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

第133条Bolar例外

为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权。

第六章

专利侵权损害赔偿

〖1*7〗第一节赔偿的计算

第134条我国民事侵权损害赔偿采用补偿原则,即因侵权行为给权利人造成多少损失,侵权人就应当赔偿多少损失,也即填平损失。

第135条专利侵权损害赔偿是民事侵权损害赔偿的一种。在确定赔偿责任时,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

第136条权利人因被侵权所受到的实际损失,可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积,可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

第137条侵权人因侵权所获得的利益,可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益,一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。

第138条权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额,通常在1至3倍的范围内。

第139条根据权利人的请求以及具体案情,法院可以将权利人因调查、制止侵权行为所支付的合理开支计算在赔偿数额之内。

第140条侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益,因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。

第二节法 定 赔 偿

第141条权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,给予人民币1万元以上100万元以下的赔偿。

第142条适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,一般综合以下因素酌定赔偿数额:

(1) 被侵犯专利权的类型;

(2) 被侵犯专利权的价值;

(3) 侵权行为的性质和具体情节;

(4)  侵权行为的损害后果;

(5)  侵权人主观过错程度;

(6)  其他应考虑的因素。

第143条专利权价值的衡量因素有:

(1) 专利技术研发成本;

(2) 专利技术实施情况;

(3) 市场同类技术的合理转让价格或合理许可费用;

(4) 市场上同类技术产品的平均利润;

(5) 其他可以衡量专利权价值的因素。

第144条衡量侵权行为性质和情节的因素:

(1) 侵权行为方式,如区别生产过程中的侵权与销售过程中的侵权;

(2) 侵权产品生产与销售规模;

(3) 侵权行为的持续时间;

(4) 侵权次数,属于初次侵权抑或重复侵权;

(5) 侵权行为的组织化程度;

(6) 权利人发出侵权警告后侵权人的行为表现;

(7) 其他可以衡量侵权情节的因素。

第145条侵权损害后果的衡量因素,主要有侵权行为对权利人商业利润、商业声誉、社会评价的影响程度等。

第三节合 理 开 支

第146条权利人为调查、制止侵权行为的合理开支包括:

(1) 公证费、认证费;

(2) 符合司法行政部门规定的律师费;

(3) 侵权产品购买费;

(4) 差旅费;

(5) 翻译费;

(6) 其他因调查、制止侵权而支付的合理费用。

第147条权利人主张合理开支,应当提交相关的合同和已经实际支付的凭证。该合理开支在其他相关联的案件中已获得赔偿的,不再重复计算。

第148条权利人主张律师费用的,可以参考司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额与请求赔偿额、案件的复杂程度等因素合理酌定。

第四节侵权赔偿的其他考虑因素

第149条同一产品既侵犯某一件专利权,又同时侵犯其他商标权、著作权或专利权的,不重复计赔,在确定侵犯专利权获得利益时,应扣除因侵犯其他权利获得的利益。

第150条侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

第151条侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素,合理确定赔偿数额。

第152条因判决停止侵权可能损害社会公共利益或者严重损害第三人利益而不判决停止侵权的,赔偿数额应当高于判决停止侵权的同类案件。

第七章

专利侵权诉讼程序

〖1*7〗第一节专利权利人

第153条专利侵权诉讼中的专利权利人包括专利权人及利害关系人。

第154条专利权人是指依法享有专利权的单位或个人,包括职务发明中的单位、非职务发明中的个人以及依据合同约定或法律规定享有专利权的单位或个人。

第155条利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉的情况下,可以提起诉讼。

第二节诉前禁令和诉前证据保全、财产保全

第156条专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时,应当提供担保。

第157条专利权人或者利害关系人也可以在向人民法院提起专利侵权诉讼的同时,提出先行停止侵犯专利权行为的请求,人民法院可以先行作出裁定。

第158条人民法院对当事人提出的禁令请求,从以下方面进行审查:

(1) 被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权;

(2) 情势是否急迫,如不采取有关措施,是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害;

(3) 申请人提供担保的情况;

(4) 责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。

第159条停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施,不因被申请人提出反担保而解除。

第160条为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。申请人自人民法院采取保全措施之日起15日内不起诉的,人民法院应当解除该措施。

第三节专利侵权案件的管辖

第161条专利侵权纠纷第一审案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的人民法院管辖。

第162条因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

侵权行为地包括:被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地,以及上述侵权行为的侵权结果发生地。

第163条原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的,销售地人民法院有管辖权。

163.1销售者是制造者分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权。

第四节证据及举证

第164条专利侵权案件所涉及的证据大体包括三类,分别为:权利证据、侵权证据和索赔证据。

第165条权利证据包括:证明涉案专利权权属状态的证据,证明涉案专利权法律状态的证据,以及证明涉案专利权稳定性的证据。

165.1专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、专利登记簿副本、权利要求书、说明书等。

165.2利害关系人应当提供有关专利实施许可合同,或者证明其享有权利的其他证据。许可合同在国务院专利行政部门备案的,可提交备案证明材料。其中,排他实施许可合同的被许可人单独提起诉讼的,应当提交专利权人放弃起诉的证明材料。专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证明材料。

165.3证明涉案专利权法律状态的证据包括:专利年费缴费证明,专利登记簿副本,专利无效宣告决定书等。

165.4对于实用新型专利和外观设计专利,要求权利人提供国务院专利行政部门出具的专利评价报告。

第166条侵权证据包括:被诉侵权产品的实物证据,被诉侵权产品的销售凭证,被诉侵权产品的许诺销售材料,被诉侵权方法实施的事实和证据,等等。

第167条索赔证据包括:权利人在被侵权期间因被侵权所受到的损失的证据,侵权人在侵权期间因侵权所获得利益的证据,相关的会计、审计资料,侵权行为情节的证据,权利人合理支出的证据等。

第168条因新产品制造方法专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

所谓新产品是指产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为公众所知。

第169条使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,可以根据民事诉讼证据司法解释的有关规定,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。

第170条在专利侵权诉讼中,能够从国内公共渠道获得的专利文献,如从专利局获得的国外专利文件,或者从公共图书馆获得的国外文献资料,无须办理公证、认证手续。但从香港、澳门、台湾地区的渠道获得的除外。

在专利侵权诉讼中,当事人通过互联网从国外专利局等国外政府网站上获得的专利文献资料,一般应认可其真实性,不需要办理公证、认证等手续。如对方当事人对真实性有异议的,应向法院说明理由,由法院进一步明确举证责任。

第五节技术鉴定与专家证人

第171条专利侵权诉讼中的技术鉴定,属于知识产权司法鉴定,是指根据鉴定人对本领域公知技术及相关专业技术的了解,并运用必要的检测、化验、分析手段,对专利侵权案件中涉及的技术事实进行分析和评价的活动。

第172条法院在审理专利侵权纠纷案件中,如认定相关技术事实有困难,可以组织诉讼双方当事人委托有资质的鉴定机构对相关技术事实进行鉴定。但鉴定机构出具的鉴定意见,并不必然成为法院认定技术事实的依据。

第173条诉讼各方可以聘请具有专门知识的人员作为专家证人,经人民法院许可,出庭就案件专门性问题发表意见。本案鉴定人及其同一鉴定机构的其他专家不得同时担任本案专家证人。

第174条专家证人既可以是外部人员,也可以是当事人的内部人员,在涉外案件中还可以是外国专业技术人员。

第175条审判人员和当事人可以对出庭的专家证人进行询问。经人民法院准许,可以由当事人各自申请的专家证人就案件中的问题进行对质,以及就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。

第176条专家证人只能就专门性问题发表意见,解决专业技术事实认定问题,不得涉及法律适用问题。


第八章

确认不侵犯专利权诉讼

〖1*7〗第一节起 诉 条 件

第177条提起确认不侵犯专利权诉讼除需要满足《民事诉讼法》的规定以外,还需符合下列条件:

(1) 专利权利人已经发出侵犯专利权的警告,如律师函、警告函等;

(2) 被警告人或者利害关系人已经书面催告专利权利人行使诉权;

(3) 专利权利人在收到该书面催告之日起1个月内或者自书面催告发出之日起两个月内,既不撤回警告也不提起诉讼。

第178条诉讼的原告既可以是被警告人,也可以是利害关系人,而被告则应当是发出侵权警告的专利权人或者利害关系人。

第179条有权提起确认不侵犯专利权诉讼的利害关系人包括:

(1) 被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造者、使用者、许诺销售者、销售者、进口者等;

(2) 专利方法使用者;

(3) 依照该专利方法直接获得产品的使用者、许诺销售者、销售者、进口者等;

(4) 被诉侵犯外观设计专利权产品的制造者、许诺销售者、销售者、进口者等。

第180条正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人,受到专利权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁,主动请求该专利权利人确认其行为不构成侵权,且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息,该专利权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的,也可以提起确认不侵权诉讼。

第二节诉 讼 管 辖

第181条确认不侵犯专利权诉讼目前按照专利侵权诉讼纠纷处理,适用的诉讼管辖原则参照专利侵权诉讼的管辖原则执行。

第182条涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼,均属于独立的诉讼,一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判,人民法院应当依法移送管辖合并审理。

第三节反诉

第183条在确认不侵犯专利权诉讼程序中,被告依法可以提起反诉。

第184条如果本诉被告提起的反诉请求包含确认本诉原告构成专利侵权,还包含要求停止侵权、赔偿损失等请求,则该反诉请求构成一个独立的诉。此时,法院应当就本诉被告的反诉请求所主张的事实、证据、理由进行审理,以确定本诉被告关于停止侵权、赔偿损失的反诉请求是否成立。

第四节审理程序及注意事项

第185条在举证责任上,被告应当负有证明自己的专利权合法有效、专利权的保护范围等义务,而原告则应当证明自己没有侵害专利权。

第186条原告主张不构成侵犯专利权的事由与专利侵权抗辩的事由基本一致。

第187条在没有反诉的情况下,确认不侵犯专利权诉讼的判决结果仅是确认不侵犯专利权或者驳回诉讼请求,不具有给付内容,不具有可执行性。


第九章

专利权行政保护

〖1*7〗第一节专利侵权的行政处理

第188条专利侵权的行政处理是指专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关处理专利侵权纠纷。

第189条受理行政处理的具体机关是被请求人所在地或侵权行为地的市级以上专利管理机关:

189.1对有重大影响的专利侵权纠纷案件,国家知识产权局在必要时可以组织有关管理专利工作的部门处理;

189.2对于行为发生地涉及两个以上省、自治区、直辖市的重大案件,有关省、自治区、直辖市管理专利工作的部门可以报请国家知识产权局协调处理。

第190条请求专利管理机关处理专利侵权纠纷的,应当提交请求书以及相应的证明材料。

190.1请求书应包含以下内容:

190.1.1请求人是专利权人或者利害关系人;

190.1.2有明确的被请求人;

190.1.3有明确的请求事项和具体事实、理由。

    190.2证明材料应包含以下内容:

190.2.1主体资格证明,即个人应当提交居民身份证或者其他有效身份证件,单位应当提交有效的营业执照或者其他主体资格证明文件副本及法定代表人或者主要负责人的身份证明;

190.2.2专利权有效的证明,即专利登记簿副本,或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据;

190.2.3专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的,专利管理机关可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告(实用新型专利检索报告)。

第191条专利权人已经就专利侵权纠纷向人民法院起诉的,专利管理机关不再受理其请求。

第192条在专利侵权纠纷处理过程中,当事人因客观原因不能自行收集部分证据的,承办律师可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。 

第193条管理专利工作的部门调查收集证据可以采取抽样取证的方式。

193.1涉及产品专利的,可以从涉嫌侵权的产品中抽取一部分作为样品;涉及方法专利的,可以从涉嫌依照该方法直接获得的产品中抽取一部分作为样品。被抽取样品的数量应当以能够证明事实为限。

193.2管理专利工作的部门进行抽样取证应当制作笔录和清单,写明被抽取样品的名称、特征、数量以及保存地点,由案件承办人员、被调查的单位或者个人签字或者盖章。被调查的单位或者个人拒绝签名或者盖章的,由案件承办人员在笔录上注明。清单应当交被调查人一份。

第194条在证据可能灭失或者以后难以取得,又无法进行抽样取证的情况下,管理专利工作的部门可以进行登记保存。

 194.1经登记保存的证据,被调查的单位或者个人不得销毁或者转移。

194.2管理专利工作的部门进行登记保存应当制作笔录和清单,写明被登记保存证据的名称、特征、数量以及保存地点,由案件承办人员、被调查的单位或者个人签名或者盖章。被调查的单位或者个人拒绝签名或者盖章的,由案件承办人员在笔录上注明。清单应当交被调查人一份。

第195条专利管理机关处理专利侵权纠纷时,可以根据当事人的意愿进行调解,调解不成的,应及时作出处理决定。

第196条专利管理机关或者人民法院作出认定侵权成立并责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定或者判决之后,被请求人就同一专利权再次做出相同类型的侵权行为,专利权人或者利害关系人请求处理的,专利管理机关可以直接作出责令立即停止侵权行为的处理决定。

第197条当事人对专利管理机关作出的行政处理决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。

第二节专利权海关保护

第198条专利权海关保护,是指我国海关根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的规定,对即将进出口的涉嫌侵犯我国专利权的货物依法采取扣留、调查认定、处置和对货物收发货人进行处罚的措施。

第199条专利权海关保护有依职权保护和依申请保护两种保护执法模式。

第200条依职权保护执法模式(也称主动保护模式),是指海关在进出口货物的监管过程中,对其发现的涉嫌侵犯在海关总署备案的专利权的货物主动采取的扣留和调查处理的措施。主要有以下程序:

(1) 专利权海关保护备案;

(2) 海关发现侵权嫌疑货物后,中止放行,并书面通知权利人;

(3) 权利人提出扣留侵权嫌疑货物的申请和担保;

(4) 海关对货物进行扣留并对侵权状况等进行调查认定;

(5) 海关作出行政处罚决定或者协助人民法院对货物进行司法扣押;

(6) 结算费用和退还担保。

第201条专利权海关保护备案流程:专利权人应当首先通过“知识产权海关保护备案系统”(以下简称“系统”)递交备案申请,并将电子数据打印成纸面申请书后,加盖专利权人或代理人印章,随同其他需要提交的证明文件邮递至海关总署。各口岸海关不接受备案申请。

第202条依申请保护执法模式(也称被动保护模式),是指专利权人发现侵权嫌疑货物即将进出口时向海关提出申请,海关根据其申请对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。主要有以下程序:

202.1专利权人发现侵权嫌疑货物后向海关申请扣留并提供担保;

202.2海关扣留侵权嫌疑货物;

202.3收发货人申请放行涉嫌侵犯专利权的货物;

202.4专利权人向法院申请司法扣押;

202.5自扣留之日起20个工作日内,海关协助人民法院对货物进行司法扣押或者放行货物;

202.6结算费用和退还担保。

第203条专利权人在收到海关中止货物通关的情况书面通知后,应在3个工作日内向海关提出扣留侵权嫌疑货物的书面申请并提供担保。

第204条由于专利权侵权判定具有很强的专业性,实践中海关很难在30个工作日内对货物是否侵犯专利权进行调查、认定,因此专利权人应该在收到扣留侵权嫌疑货物通知后,立即向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施。

第205条律师在代理专利权海关保护被动模式中应注意的事项:

205.1即便是已经进行专利权海关保护备案,实践中海关很少会对专利权采取主动保护措施,对于涉及发明或实用新型专利权的,尤其如此。所以对于专利权海关保护,被动保护模式是最为常见的。

205.2收发货人可以申请反担保放行。反担保放行是指,涉嫌侵犯专利权货物的收发货人可以在向海关提供货物等值的担保金后请求海关放行其货物的情况。

205.3对海关扣留的侵权嫌疑货物,专利权人应当在收到海关发出的扣留通知后,立即向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施。


附则

第206条根据《中华人民共和国仲裁法》的有关规定,专利侵权纠纷也适用仲裁的纠纷解决方式,具体依仲裁的有关规定。

第207条本指引仅作为律师办理专利侵权业务参考之用。律师在处理具体的侵权案件时应当以当时有效的法律、法规及司法解释为准,并参考其他对案件处理有影响的批复、纪要、规章及司法实践等因素。

第208条在起草本指引时,依据的是我国现行有效的法律、法规、司法解释、司法文件及司法实践、部分学术观点。相关法律、法规、规章、司法解释列举如下(因考虑篇幅问题,最高人民法院的批复、答复、通知、纪要等文件没有一一列举):

《中华人民共和国专利法》

《中华人民共和国专利法实施细则》

《专利行政执法办法》

《专利审查指南(2010)》

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

(本操作指引由中华全国律师协会知识产权专业委员会负责起草。执笔人:王永红、赵吉军、陈建南、袁洋、李静、孙德生、崔军、郭晓鸣、张春耀、于鹏、陈宏、张锋、汪旭东)


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